商標不予受理行政復議典型案例評析(2015)

 

 

商標行政復議既是國家工商總局對商標注冊管理機關(商標局)行政執法權的一項重要的內部監督,又涉及對當事人在商標注冊、管理、處分等多個環節中程序性和實體性權利的救濟,在促進商標法律制度的貫徹落實,提升商標注冊、管理、保護水平等方面發揮著重要的作用。

商標行政復議是以國家工商總局為復議機關的機關內部行政層級監督。從2009年1月1日起,商評委作為工商總局內部的復議機構履行這項工作職責。根據《行政復議法》和《行政復議法實施條例》以及總局三定方案的要求,商評委于2009年出臺了《商標行政復議工作制度》,明確規定除四種評審案件不屬于行政復議受案范圍外,對商標注冊管理機關在注冊、異議、續展、變更、轉讓、注銷等多個程序中作出的具體行政行為進行復議。

隨著商標審查工作效率的不斷提高,行政復議案件的數量隨之大幅增加,對行政復議工作的要求也相應提高。十二五時期,商評委共受理行政復議申請1774件,審結1535件,與十一五時期相比,增長幅度均超過700%。

下面3件行政復議案例是2015年商評委審結的案例中非常具有代表性的案例,希望對廣大申請人更好地運用行政復議程序維護權益有所借鑒。

 

一、埃斯頓·馬汀·拉共達有限公司不服商標局注冊申請不予受理決定提起行政復議案

 

1、基本案情

 

2014年7月23日,埃斯頓·馬汀·拉共達有限公司(以下稱申請人)委托北京邦信陽專利商標代理有限公司向商標局提交了第14863694號ASTON MARTIN及圖商標注冊申請,指定服務為第40類定造游艇、研磨拋光、配鑰匙、織物防水處理、木器制作、書籍裝訂、玻璃窗著色處理(表面涂層)、燒制陶器、油料加工、剝制加工、皮革染色、圖樣印刷、廢物和垃圾的回收、空氣凈化、水處理、發電機出租。商標局經審查認為,該申請所申報的部分服務項目不規范,于2014年12月6日向申請人發出商標注冊申請補正通知書,主要內容為“‘定造游艇服務’不規范,應按規范的名稱申報”。2014年12月25日,申請人將商標注冊申請補正通知書交回,修正后的項目為“定做游艇(替他人)”,商標局認為表述雖明晰準確,但已不屬其申請類別,而是屬于第37類服務,屬于不按照要求進行補正的情形。據此,根據《商標法實施條例》第十八條規定,商標局向申請人發出了商標注冊申請不予受理決定。

 

申請人認為,商標局的注冊申請不予受理決定違反行政法合理及比例原則,會導致申請人申請日喪失,應當繼續補正而不是不受理;商標局的補正通知要求本身不明確,申請人按自己的理解回復補正并無不妥;對商品和服務是否規范及如何修改才滿足規范條件,商標局應當提供相應的意見,對不合規范的商品或服務,商標局可以視為申請人放棄該項商品或服務,而不是對申請商品或服務全部不予受理。綜上,請求撤銷商標局注冊申請不予受理決定。

 

2、分析點評

 

本案的焦點問題有兩個:一是應如何申報商品∕服務項目,二是申報不合格有幾次補正機會。

 

①應如何申報商品∕服務項目。

 

商品∕服務項目申報是商標注冊的第一步,也是商標局形式審查要解決的重要問題。一般來說,類似商品和服務區分表中的商品和服務,是商標主管部門為了商標檢索、審查、管理工作的需要,總結多年來的實踐工作經驗,并廣泛征求各部門的意見,把某些存在特定聯系、容易造成誤認的商品或服務組合到一起,編制而成。因此,區分表可以作為商標注冊申請人、商標代理人以及商標審查人員的重要參考。區分表中的商品或服務,通常稱為規范的商品或服務,屬于區分表中規范商品和服務的,一般應按照規范名稱進行申報。

 

但是區分表中的商品和服務畢竟有限,隨著實踐和科技的發展,市場上經常會出現新的產品。區分表雖然也會修訂和變化,但仍然無法囊括全部商品或服務。非規范商品或服務因名稱表述模糊,審查員通常難以通過名稱確定商品功能用途、所屬類別等,也就難以提供具體補正意見。因此,商標注冊申請人在申報區分表中沒有的商品或服務(非規范商品或服務)時,需要注意以下幾點:

 

一是應當充分研究區分表,將非規范商品進行恰當的表述,方便審查員將商品或服務歸入相應類別。舉例來說,有商標注冊申請人申請了“煥膚儀”這一非規范商品,但是僅通過這個商品名稱表述并不能使審查員明確這是更偏向于醫院用的醫療器械(第10類)還是類似于家用的化妝工具(第3類),因此很難被接受。

 

二是應當正確理解“商品或者服務的說明”。有的商標注冊申請人意圖通過長篇的商品說明來解決此類問題。雖然《商標法實施條例》第十五條明確規定了商品或者服務項目名稱未列入商品和服務分類表的,應當附送該商品或者服務的說明,但是需要明確的是,這里的商品說明僅起到幫助審查員了解所申報商品的作用,所申報的商品名稱才是將來要列入商標注冊證的,并作為商標專用權保護的部分。因此,根據商品名稱的表述不能明確歸入區分表中某類商品的,即使有商品說明,也仍然不能被接受。

 

三是眾所周知的新的產品名稱不一定可以作為商品名稱被接受,因為產品名稱通常也具有模糊的特點,并不一定能夠很好地闡述商品的特點。

 

②商品∕服務項目不合格需要補正的,僅有一次補正機會。

 

《商標法》第十八條規定,申請手續基本齊備或者申請文件基本符合規定,但是需要補正的,商標局通知申請人予以補正,限其自收到通知之日起30日內,按照指定內容補正并交回商標局。在規定期限內補正并交回商標局的,保留申請日期;期滿未補正的或者不按照要求進行補正的,商標局不予受理并書面通知申請人。

 

按照此項規定,被申請人并無義務對不符合補正要求的申請件再次發補正通知,《商標法》和《商標法實施條例》中也沒有視為放棄部分不合要求的商品或服務項目的規定。本案中,申請人補正的服務項目“定做游艇(替他人)”已經超出其申報的第40類服務范圍,屬于第37類服務,應屬于補正不符合要求的情形。商標局按照《商標法》第十八條規定不予受理注冊申請于法有據,并無不當。因此,商標局的注冊申請不予受理決定得到維持。

 

二、廣州水特尚吉數碼科技有限公司不服商標局異議申請不予受理決定提起行政復議案

 

1、基本案情

 

2014年9月20日,商標局在總第1424期《商標公告》上對第13061659號獵奇LIEQI商標(以下稱涉案商標)予以初步審定公告,法定異議期為2014年9月21日至2014年12月20日。2014年12月19日,商標局收到申請人委托北京百世榮知識產權代理有限公司郵寄遞交的針對上述商標的異議申請。異議申請材料包括:異議申請書、異議理由書、申請人的引證商標產品照片、申請人的引證商標產品包裝原件等。商標局經審查認為,該異議申請缺少申請人作為在先權利人或利害關系人的主體資格證明,不符合《商標法》第三十三條和《商標法實施條例》第二十四條的規定,對上述商標異議申請作出了不予受理的決定。申請人不服商標局異議申請不予受理決定,提起行政復議申請。

 

2、分析點評

 

本案的焦點問題是申請人是否提交了具備啟動異議程序的適格主體資格證據。

 

根據《商標法》第三十三條的規定,以違反《商標法》第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定提出異議的主體應為在先權利人、利害關系人;以違反《商標法》第十條、第十一條、第十二條規定提出異議的主體可以為任何人,不受主體資格限制。該條款關于原告主體資格限制的內容是《商標法》第三次修改新增加的內容,其立法目的在于制止惡意異議,加快商標授權確權程序,明確規定依相對理由提出異議申請的,限定為在先權利人和利害關系人。因此,商標局有義務對異議申請是否滿足主體資格要件進行形式審查。

 

本案中,申請人在異議中雖然提及了《商標法》第九條、《民法通則》第四條、《反不正當競爭法》第二條和第五條等法律依據,但是歸納其異議理由的實質仍然是認為涉案商標注冊侵犯其LEIQI商標在先使用權。而依商標在先使用權為理由提起異議,依據《商標法》第三十三條的規定,需要提交申請人作為在先權利人或利害關系人的證據。

 

本案中,申請人雖然提供了LEIQI商標產品照片和包裝原件,但是上述證據未能體現使用時間和申請人名稱,既不能證明LEIQI商標使用時間的在先性,也不能證明申請人與LEIQI商標或產品之間的關系,不能證明申請人為在先權利人或利害關系人。

 

另外,上述證據材料為英文,未提供中文翻譯。《商標法實施條例》第六條規定:“依照商標法和本條例規定提交的各種證件、證明文件和證據材料是外文的,應當附送中文譯文;未附送的,視為未提交該證件、證明文件或者證據材料。”因此,本案應視為申請人未提交其作為在先權利人或利害關系人的證明。《商標法實施條例》第二十六條規定:“商標異議申請有下列情形的,商標局不予受理,書面通知申請人并說明理由:……(二)申請人主體資格、異議理由不符合商標法第三十三條規定的;……”依據該規定,商標局作出異議申請不予受理決定于法有據,并無不當。因此,商標局的異議申請不予受理決定得到維持。

 

2015年,商評委收到對異議申請不予受理決定不服提起的行政復議案件占比約25%,這與《商標法》第三次修改后部分申請人、商標代理人不適應異議程序啟動主體的變化有很大關系。依絕對理由提起行政復議的,異議理由的闡述應與所適用法條形成對應關系;依相對理由提起異議申請的,必須證明申請人為在先權利人或利害關系人。證明異議申請人為在先權利人或利害關系人,不需要在先權利可以成立的大量證據,但是所提交證據必須形成證據鏈,能夠證明權利的在先性以及該權利與申請人的關系。否則,異議申請將因為缺少主體資格證明文件,不符合《商標法》第三十三條規定為由被不予受理,申請人將錯失通過異議程序維護自身權利的機會。

 

三、邁進精密部件有限公司不服商標局異議申請不予受理決定行政復議案

 

1、基本案情

 

2014年9月20日,商標局在總第1424期《商標公告》上對第12937274號無尾TANGLESS商標(以下稱涉案商標)予以初步審定公告,法定異議期為2014年9月21日至2014年12月20日。2014年12月18日,商標局收到申請人委托北京旭知行知識產權代理有限公司郵寄遞交的針對上述商標的異議申請。異議申請材料包括:異議申請書、異議理由書等。申請人于2015年3月18日提交了異議申請補充材料。商標局經審查認為,該異議申請缺少異議人作為在先權利人或利害關系人的主體資格證明,依據《商標法》第三十三條和《商標法實施條例》第二十四條第一款的規定,于2015年4月24日對上述商標異議申請作出了不予受理的決定。

 

申請人不服商標局異議申請不予受理決定,向商評委提起復議申請。申請人認為,第一,申請人異議理由包含《商標法》第十條第一款理由,可以不提交主體資格證明。第二,申請人于三個月補充證據期限內提交了主體資格證據,提交的證據時間和形式均符合《商標法》有關規定,商標局應予受理。

 

2、分析點評

 

本案涉及兩個焦點問題:一是主體資格證據材料是否可以在三個月補充證據期限內提交,二是如何判斷申請人提出異議的法律依據以明確是否需要提交主體資格證明。

 

①主體資格證據材料是否可以在三個月補充證據期限內提交

 

《商標法》和《商標法實施條例》有關規定明確了異議主體資格證據必須在三個月異議期內提交,否則不予受理,該主體資格證據不屬于可以補充提交證據的范圍。

 

《商標法》第三十三條規定:“對初步審定公告的商標,自公告之日起三個月內,在先權利人、利害關系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的,或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的,可以向商標局提出異議。”按照該條的文義解釋,啟動異議程序的主體資格證據應當在提出異議申請時提交,法定期限是三個月。

 

另外,《商標法實施條例》第二十四條和第二十六條也對異議申請必須提交的材料和不予受理的情形作了明確規定。

 

《商標法實施條例》第二十四條明確規定:“對商標局初步審定予以公告的商標提出異議的,異議人應當向商標局提交下列商標異議材料一式兩份并標明正、副本:(一)商標異議申請書;(二)異議人的身份證明;(三)以違反商標法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定為由提出異議的,異議人作為在先權利人或者利害關系人的證明。”

 

《商標法實施條例》第二十六條第(二)項規定,申請人主體資格、異議理由不符合《商標法》第三十三條規定的,商標局不予受理,書面通知申請人并說明理由。《商標法實施條例》第二十七條第二款中“可以補充提交的證據”,僅限于影響異議實體審查結論的證據,不包括主體資格證據。從上述規定來看,異議主體資格證據也應在三個月法定異議期限內提交,如果允許提交異議申請后三個月內補充材料,則等于將《商標法》第三十三條規定的三個月異議期延長到六個月,這是適用法律錯誤,且對被異議人顯失公平。

 

在實踐中,在先權利的主體資格證據與在先權利能夠得到認定和保護的證據必然會有所交叉。需要明確的是,商標局在形式審查中并不需要在先權利可以得到實體支持的大量證據,而僅需要在先權利的基本證據以及此在先權利歸屬于申請人的證據。在提交適格的主體資格證據后,申請人完全可以在三個月補充期內再提交相關的在先權利證據以提高在實體審查中得到保護的幾率。

 

②如何判斷申請人提出異議的法律依據以明確是否需要提交主體資格證明。

 

根據《商標法》第三十三條的規定,商標局有義務對異議申請是否滿足啟動程序的主體資格要件進行判斷。判斷時,應結合異議申請書、異議理由書中闡述的理由以及法律依據綜合進行判斷。

 

根據《商標法》第三十三條的規定,以違反《商標法》第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、二條規定提出異議的主體應為在先權利人、利害關系人;以違反《商標法》第十條、第十一條、第十二條規定提出異議的主體可以為任何人,不受主體資格限制。

 

在本案中,申請人在異議中雖然提及了《商標法》第七條、第十條第一款第(七)和第(八)項、第四十四條第一款的法律依據,但是從其異議理由書中的闡述來看,其異議理由的實質仍然是認為涉案商標與其在先使用并有一定知名度的無尾TANGLESS商標近似,亦應屬于《商標法》第三十二條調整的范圍。而依商標在先使用權為理由提起異議,不適用任何人均可以提起異議的法律情形,仍然要提交申請人作為在先權利人或利害關系人的證據。

 

本案中,申請人主張涉案商標侵犯了申請人對無尾TANGLESS商標的在先使用權,但是申請人在首次提交異議材料時未提供證據予以證明,因此,上述異議申請缺少申請人作為在先權利人或者利害關系人的證明文件。申請人雖于2015年3月18日補充提交了主體資格證明文件,但已超過法定異議期限,不符合《商標法》及《商標法實施條例》的規定,不再屬于形式審查應予考慮的內容。因此,商標局的異議申請不予受理決定得到維持。